Защита на основе общего права

Защита на основе общего права, предоставляемая торговой маркой, обеспечивается за счет фактического использования марки для того, чтобы различать товары или услуги одного продавца от товаров или услуг другого.

Сервисную марку можно использовать, проставляя ее на документах (например, на директивных документах андеррайтинга) и предлагая на продажу услуги, с этими документами ассоциированные. Если продажи осуществляются при наличии символа, легко узнаваемого покупателями, то продавец приобретает определенные исключительные права. К этим правам относится право воспрепятствования другим фирмам приводить клиентуру определенного продавца в замешательство, торгуя под его престижной маркой. Для реализации этого права, вытекающего из общего права, продавец должен возбудить дело по факту нечестной конкуренции.

Не все имена и символы можно защищать. Общий термин не может служить в качестве торговой марки, поскольку он является обычным названием продукта, например акций и облигаций. В противоположность этому если имя причудливое или условное, то в результате использования марки возникает защита на основе общего права. Например, в случае дела Merritt Forbes amp; Со. против Newman Investment Securities Inc.” ответчику были предъявлены обвинения на основе общего права в нарушении следующих марок: «Tender Option Program», «Tender Option» и «TOP's». Суд отклонил иск по двум первым маркам, поскольку счел, что они являются терминами общего вида, но удовлетворил иск по марке «TOP's».

Защита марки на уровне штата

Большинство штатов обеспечивают некоторые виды регистрации марок, и собственники марок могут получить любую дополнительную защиту, предоставляемую законодательством штата. Эти права могут простираться от минимальных (например, связанных с доказательством, что в определенный день регистрант представил заявку о том, что он использовал марку) до явных свидетельств прав собственности на марку.

Кроме того, некоторые штаты запрещают так называемое выхолащивание. Выхолащивание представляет собой использование чужой марки таким способом, что при этом подрывается уникальность знаменитой марки. Например, один суд посчитал, что марка «The Greatest Used Car Show On Earth» выхолащивает марку фирмы Ringling Brothers’ «The Greatest Show On Earth»”. В отличие от случая нарушения торговой марки, выхолащивание марки не требует доказательства возможной путаницы.

Регистрация в штате может быть полезной в случае с марками, которые используются с финансовыми продуктами, предложенными только в одном штате, например как с марками местного торговца недвижимостью или марками для облигаций или облигационных фондов уровня штата или муниципалитета. Если марка не используется в коммерции, регулируемой федеральным правительством, т. е. в коммерции, распространяемой на несколько штатов, то она не подпадает под федеральную регистрацию.

Федеральная регистрация торговых марок

В зависимости от конкретной марки и от того, как она используется, марку можно зарегистрировать в Главном или во Вспомогательном регистре в качестве торговой или сервисной марки (в виде слов или начальных букв слов, как это рассматривается далее).

Главный регистр. Владелец марки, используемой в коммерции в Соединенных Штатах, может обратиться в службу РТО за федеральной регистрацией марки. Федеральная регистрация в Главном регистре обеспечивает много важных преимуществ60, и, как правило, ее имеет смысл получить.

Федеральная регистрация обычно допускает использование марки во всех штатах.

Для обращения за регистрацией марки в Главном регистре не требуется, чтобы марка уже использовалась. Все, что нужно, — это честное намерение использовать марку в коммерческой деятельности в Соединенных Штатах. Однако чтобы регистрация была получена, необходимо фактическое использование марки в течение четырех лет со дня подачи документов. Эта процедура, называемая «намерением использовать» (intent-to-use), позволяет компании обеспечить себе приоритетное право на марку до вложения средств в рекламу и маркетинг.

Некоторые марки не могут быть зарегистрированы в Главном регистре, а некоторые не могут быть вообще зарегистрированы на федеральном уровне. Служба РТО может отказать в регистрации из-за какого-нибудь термина или символа, который не может выполнять функцию марки, который оскорбителен или который может породить путаницу с прежней маркой другого61. Однако впервые описанной марке не будет отказано в регистрации, если благодаря коммерческой деятельности марку стали узнавать. Предполагается, что отличительное вспомогательное значение (secondary meaning) придается марке после 5-летнего непрерывного и исключительного ее использования.

Вспомогательный регистр. Марка, не имеющая права быть зарегистрированной в Главном регистре, но и не имеющая иных препятствий со стороны федерального законодательства*’2, может быть зарегистрирована во Вспомогательном регистре. Регистрация во Вспомогательном регистре не обеспечивает преимуществ, перечисленных ранее, за исключением того, что она дает основу для регистрации в некоторых зарубежных странах и правовую защиту в федеральных судах.

Торговая и/или сервисная марки. Продукты, являющиеся ценными бумагами, неосязаемы. Это значит, что трудно установить, являются ли они товарами для того, чтобы получить зарегистрированную торговую марку на федеральном уровне. Этот вопрос рассматривался в двух судебных дедах, однако были вынесены противоположные заключения*’1. Чтобы избежать будущих возражений, лучше использовать регистрацию сервисной марки. Служба РТО зарегистрировала сервисные марки «Cats», «Darts» и «Fastbac» для услуг, связанных с этими финансовыми продуктами.

Однако некоторые марки могут быть использованы в связи с товарами и услугами. Например, одна марка может использоваться и для автоматической банковской кассовой машины, и для банковских услуг. Такие марки могут регистрироваться как торговая и сервисная марки и при этом расширять сферу коммерческой деятельности, охваченную федеральной регистрацией.

Одна и/или две марки. Не является редкостью, когда регистрируются и начальные буквы слов, и сами слова, образующие эти буквы, например «Fastbac» и «First Automotive Short Term Bonds and Certificates». Регистрация обеих марок (желательно, раздельная регистрация) дает способ проверки нарушения. А именно, имеется ли вероятность путаницы между источником услуг одного продавца с его маркой и источником услуг другого продавца с уважаемой маркой? Можно утверждать, что возможна путаница между «Fastbac» и «First Automotive Short Term Bonds and Certificates». Однако регистрация сразу двух марок устраняет все сомнения и эффективным образом расширяет рамки защиты за счет расширения диапазона марок, которые могли бы походить друг на друга.

Защита марки, состоящей из начальных букв, проводится отдельно от защиты слов, образующих эти буквы (хотя они и связаны между собой). Например, слова могут быть более описательными по сравнению с начальными буквами и могут не подлежать регистрации. Любая комбинация регистраций может оказаться полезной, однако более широкая защита обеспечивается, по-видимому, раздельной регистрацией всех составляющих.

Получение федеральной регистрации торговой марки. Федеральная регистрация торговой марки требует обращения в службу РТО. Если обращению не препятствует третья сторона, то получение регистрации может обойтись в несколько тысяч долларов, в зависимости от сложности случая. Издержки будут выше, если проводится поиск (желательно до выбора марки), обеспечивающий исключительное использование марки. Получение регистрации займет, скорее всего,

1 год (или несколько месяцев, если будет применена ускоренная процедура).

Сохранение регистрации требует усилий. Неспособность продолжать использовать марку или обеспечивать исключительные права приводит к потере прав. Кроме того, между пятым и шестым годами после получения регистрации нужно представить письменное уведомление о продолжающемся использовании, иначе регистрация может быть отменена. Регистрант затем может еще обратиться за получением для марки статуса «неоспариваемой» (incontestable), если марка использовалась непрерывно и не вызывала споров. И наконец, чтобы оставаться эффективной, регистрация должна возобновляться каждые 10 лет.

Принуждение

Права, предоставляемые торговой маркой, включают право, препятствующее другим вводить в заблуждение клиентов продавца посредством торговли с использованием того же символа или похожего на него, являющегося знаком престижа продавца. Является нарушением использование в коммерции любого воспроизведения, подделки, копии или цветной имитации зарегистрированной марки при продаже, распределении или рекламировании любых товаров или услуг, которые могли бы породить путаницу, вызвать ошибку или обмануть.

Иск по факту нарушения зарегистрированной в США марки может быть представлен в суд штата или федеральный суд. Может быть также инициирована процедура в службе 1ТС для приостановки импортирования товаров с нарушающей права маркой. Иск по факту нарушения марки с регистрацией штата или подпадающей под действие общего права должен быть представлен в суд штата, но часто возможно и представление в федеральный суд.

Реализация федеральной регистрации торговой марки более эффективна, чем судебное разбирательство на основе общего права или на основе регистрации штата, которым недостает права презумпции. Федеральная регистрация является свидетельством prima facie права собственности на отличительную марку. В иске о нарушении регист- ранту для доказательства достаточно лишь перевешивающих свидетельских показаний, что марка ответчика может породить путаницу. Защита основывается на установлении приоритетного права на марку, отказе от марки регистранта, ненарушении, «нечистых руках»64 и, при некоторых обстоятельствах, на процессуальном отводе. Назначаемыми средствами судебной защиты служат судебные запреты, компенсации за ущербы (прибыли ответчика и долгосрочные ущербы истца), которые могут быть взысканы в трехкратном размере, и уничтожение нарушающих товаров. Назначаемая компенсация обычно бывает адекватной.