3.3. Особенности формирования цены на объекты интеллектуальной собственности при принудительном лицензировании

Одним из наиболее важных элементов системы интеллектуальной собственности является институт спецификации прав интеллектуальной собственности и обеспечения государственных гарантий по защите прав интеллектуальной собственности, так как суть собственности - исключительность - может поддерживаться только на основе принуждения к исполнению определенных правил.

В качестве возможных вариантов принудительного лицензирования в мировой практике обычно рассматриваются следующие случаи:

1) для правительственного использования в случае, когда существует угроза безопасности государства, или для соответствующих целей правительства;

2) из-за отсутствия надлежащего использования ОИС или злоупотребления монопольным положением;

3) при введении режима «открытой лицензии» - либо по инициативе патентообладателя, либо в особых обстоятельствах, таких как условия переходного периода (такие случаи имели место в Великобритании при изменении законодательства относительно сроков действия патентной охраны);

4) при компенсации ущерба, взимаемой с нарушителя исключительных прав на ОИС в пользу правообладателя по решению суда^[72].

Две последние формы принудительного лицензирования, на первый взгляд, могут показаться спорными на предмет наличия принуждения. Однако, как представляется, отнесение такого рода случаев к принудительной форме коммерциализации вполне оправдано. Предоставляя открытую лицензию, правообладатель берет на себя обязательство предоставить лицензию на определенных условиях любому лицу. Тем самым, при совершении сделки патентообладатель окажется в состоянии, когда у него не будет права выбора, он будет связан своим ранним обязательством. Поэтому он будет «вынужден» заключить сделку на оговоренных условиях, даже если данные условиях окажутся невыгодными для него.

Нарушение прав интеллектуальной собственности и последующее восстановление их через суд также является своеобразной формой принудительной коммерциализации. Здесь нарушитель без согласия правообладателя (можно сказать, принудив его) фактически присвоил себе право на использование ОИС. При этом было нарушено основное правило рыночных отношений – двусторонний характер сделки, учет экономических интересов обеих сторон, а не только одной стороны, как в данном случае, правонарушителя. В результате судебного разбирательства коммерциализация обретает естественную форму двусторонней сделки, однако ее характер остается принудительным, поскольку правообладатель был лишен права самостоятельного выбора контрагента и условий сделки, соответственно, его интересы так или иначе ущемлены, и это требует адекватного возмещения.

Согласно «теореме Познера» «юридические правила должны подражать рынку» или «способствовать установлению такого распределения прав собственности, которого достигал бы рынок при отсутствии трансакционных издержек, к которому экономические агенты приходили бы сами, не препятствуй им в этом положительные издержки трансакций»^[73]. То есть суды должны как бы имитировать рыночную конкуренцию и рыночное ценообразование. Тогда можно предположить, что «судебное ценообразование» должно подчиняться вышеописанным рыночным законам формирования цен.

Российское законодательство в качестве принудительной лицензии определяет лишь одну из вышеназванных форм лицензирования. В соответствии с п.4, ст.10 Патентного закона РФ принудительной является лицензия, выдаваемая при неиспользовании или недостаточном использовании патентообладателем изобретения или промышленного образца в течение четырех лет, а полезной модели - в течение трех лет с даты выдачи патента. В таких случаях право на лицензию имеет любое лицо, желающее и готовое использовать охраняемый объект промышленной собственности. В случае отказа патентообладателя от заключения лицензионного договора заинтересованное лицо может обратиться в Высшую патентную палату Российской Федерации с ходатайством о предоставлении ему принудительной неисключительной лицензии. Если патентообладатель не докажет, что неиспользование или недостаточное использование объекта промышленной собственности обусловлено уважительными причинами, Высшая патентная палата предоставляет указанную лицензию с определением пределов использования, размера, сроков и порядка платежей.

Очень тесно к вышеописанному виду лицензии примыкает и так называемая обязательная лицензия (п.4, ст. 13 Патентного закона РФ). Только в данном случае причиной принуждения патентообладателя к выдаче лицензии являются интересы национальной безопасности. Несмотря на разные мотивы принуждения, сущность обоих видов лицензирования одинакова, поэтому в целях анализа особенностей ценообразования их можно рассматривать в рамках одной формы - принудительного лицензирования.

Особенности ценообразования на ОИС при принудительном лицензировании, как видно, определяются двумя основными факторами:

§ законодательно установлен вид выдаваемой лицензии (неисключительная);

§ размеры лицензионных платежей должны быть установлены не ниже рыночной цены лицензии.

То есть, по решению суда проводится независимая оценка рыночной стоимости неисключительной лицензии, и стоимость заключаемого лицензионного договора должна быть не ниже стоимости, установленной в результате оценки.

Что касается другой разновидности принудительного лицензирования – в случае нарушения права интеллектуальной собственности, то прежде всего необходимо отметить, какие именно действия расцениваются как нарушение. Согласно п.3 ст.10 Патентного закона РФ нарушением исключительного права патентообладателя признается несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью продукта, содержащего запатентованное изобретение, полезную модель, промышленный образец, а также применение способа охраняемого патентом на изобретение, или введение в хозяйственный оборот либо хранение с этой целью продукта, изготовленного непосредственно способом, охраняемым патентом на изобретение. При этом новый продукт считается полученным запатентованным способом при отсутствии доказательств противного.

В соответствии со статьей 15 Гражданского кодекса РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков. При этом под убытками понимаются два вида ущерба:

· реальный ущерб – это расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества;

· упущенная выгода - неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено.

Законодательством также предусматривается, что, если вследствие нарушения права интеллектуальной собственности нарушитель получил определенные доходы, то, кроме указанных убытков, пострадавшая сторона вправе требовать возмещения упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы.

Особые принципы ценообразование установлены в отношении объектов авторского права, в частности программ ЭВМ. Так, согласно ст. 18 Закона Российской Федерации «О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных» восстановление нарушенных прав интеллектуальной собственности в отношении программы ЭВМ подразумевает в числе прочих правовосстанавливающих действий возмещение причиненных убытков, в размер которых включается сумма доходов, неправомерно полученных нарушителем; выплаты нарушителем компенсации в определяемой по усмотрению суда сумме от 5000 - кратного до 50000 кратного установленного законом размера минимальной месячной оплаты труда в случаях нарушения с целью извлечения прибыли вместо возмещения убытков.

Необходимость в определении стоимости ОИС как ущерба от нарушения прав возникает, если экономический агент производит (или реализует) товар с использованием ОИС, прав на который он не имеет. Владелец ОИС, естественно, предъявляет законное требование о прекращении незаконного использования ОИС, а также о возмещении убытков и упущенной выгоды. Как в таких случаях определить экономический ущерб? Кроме того, встает вопрос: как определить ущерб деловой репутации, учитывая, например, что продавался некачественный товар с товарным знаком чужого лица?

Основываясь на вышеприведенном определении убытков, можно заключить, что размер (стоимость) ущерба представляет собой оценочную величину, равную сумме доходов (приведенных на дату оценки), которые могли бы быть получены патентообладателем в случае заключения лицензионного соглашения с нарушителем права интеллектуальной собственности («пиратом») на использование ОИС, а также затрат по восстановлению нарушенных прав владельца товарного знака (ст.15 Гражданского кодекса РФ).

В настоящее время в России практика судебного разрешения споров относительно прав интеллектуальной собственности нашла свое развитие в основном на рынке программных продуктов. Это объясняется в первую очередь стремительным развитием НТП в области информационных технологий и, соответственно, ростом числа пользователей компьютеров (и необходимого к ним программного обеспечения) в целом, а также пользователей компьютерных сетей (например, Интернет) в частности. Судебные решения, принимаемые по искам о нарушении прав в данной области, подтверждают справедливость сделанного выше вывода о сущности и порядке оценки ущерба от нарушения прав интеллектуальной собственности.

Так, 27 апреля 1999 г. в г. Санкт-Петербурге состоялся судебный процесс против компьютерных пиратов: частный предприниматель был привлечен к ответственности за незаконное распространение нелегальных копий программных продуктов компании «1С», «ABBYY» и «ПРОект МТ». В ходе судебного разбирательства особое внимание было уделено вопросам формирования цены на программные продукты. В связи с этим, в частности, отмечалось, что «в соответствии со ст. 16 Закона РФ от 9 июля 1993 г. «Об авторском праве и смежных правах» правообладатель имеет исключительные права на распространение. Цена складывается исходя из величины инвестиций на создание программного продукта, полезности программы и сопоставления конкурентных цен аналогичных продуктов на рынке. Ущерб определялся в виде упущенной выгоды, т.е. недополученной выручки, которую мог бы получить правообладатель, если бы его права не были нарушены. Отмечалось, что продается не сам программный продукт, а лицензия на право использования одной копии программы по прямому назначению. Дистрибутивный комплект представляет собой комплект носителей информации с копией программного продукта, регистрационную карточку и руководство пользователя. Дистрибутивный комплект прилагается к лицензии бесплатно и отдельно от лицензии не продается. Лицензия вместе с дистрибутивным комплектом представляет собой лицензионный комплект, цена на который указана в прайс-листе правообладателя»^[74].

При определении стоимости ОИС в целях возмещения ущерба от противоправных действ на основе предполагаемого лицензионного договора необходимо принимать во внимание, что цена реального договора, естественно, отличается от гипотетической цены, получаемой в результате моделирования. Это объясняется наличием таких субъективных, непредсказуемых факторов, обязательных при реальной сделке, как: мотивы сторон, умение сторон вести переговоры, условия сделки (например, финансовые условия, условия контроля за качеством оказываемых услуг лицензиатом и т.д.) и иные факторы, непосредственно относящиеся к особенностям конкретной сделки.

Обоснованная стоимость ущерба от незаконного использования ОИС представляет собой взвешенное предположение об уровне доходов (приведенных на определенную дату), которые могли бы быть получены в случае заключения лицензионного соглашения между правообладателем и нарушителем прав на использование ОИС, а также затрат по восстановлению нарушенных прав владельца ОИС. При расчете величины ущерба (стоимости ОИС) учитываются следующие факторы:

O лицензионное соглашение заключается сроком на период, в течение которого происходило нарушение. При этом ставка роялти определяется исходя из стоимости ОИС, обычаев делового оборота, срока возможного договора, «рейтинга» правообладателя (деловой репутации) и отсутствия должного контроля за качеством услуг Лицензиата;

O ежегодная выручка нарушителя берется как среднегодовая за ретроспективный период (период нарушения права ИС);

O лицензионное соглашение имеет обязательный пункт о возмещении Лицензиатом ущерба (упущенной выгоды) в случае нарушения исключительных прав на ОИС, а также затрат по восстановлению нарушенных прав владельца ОИС (включая судебные издержки, расходы на адвоката, патентного специалиста, оценщика, расходы на публикацию сообщения о нарушении прав и информирование клиентов Лицензиата и владельца ОИС).

Расчет величины (стоимости) ущерба от нарушения прав на ОИС может осуществляться по следующей формуле:

(12)

где: V_l- стоимость восстановления нарушенных прав ОИС

С - затраты по восстановлению нарушенных прав (в т.ч. услуги патентного специалиста, услуги оценщика, услуги юриста (адвоката), информирование потребителей услуг через СМИ (в печатных изданиях, на телевидении и т.д.));

Q_i - объем производства контрафактной продукции в i –том году;

Z_i - цена контрафактной продукции в i -том году;

R_i - ставка роялти в i -том году;

I_i - индекс инфляции;

k - коэффициент приведения в i -том году (ставка доходности по альтернативным вложениям капитала обычно принимается равным 10% годовых);

Т - срок нарушения права интеллектуальной собственности (срок принудительной лицензии).

Информационной базой для определения величины ущерба служит ретроспективная информация о финансовом состоянии и хозяйственной деятельности пострадавшей стороны за предыдущие 3-5 лет, данные о конкурентах из средств массовой информации (периодическая печать, специальная литература, Интернет и др.).

Как показывает практика, ставки роялти по принудительным лицензиям в некоторых случаях существенно отличаются от среднерыночных (в частности, от стандартных отраслевых ставок роялти) (см. Таблицу № 2.8.):

Таблица № 2.8.

Сравнительная характеристика ставок роялти при добровольном и принудительном лицензировании^[75]

Различия в ставках роялти объясняются тем, что при принудительном лицензировании лицензиар оказывается в невыгодном положении – ему «навязывают» лицензионное соглашение. Соответственно, лицензиару должен быть компенсирован риск недополучения прибыли от того, что его монопольные позиции в результате такого рода лицензирования будут нарушены и, как следствие, произойдет уменьшение его повышенных доходов, обусловленных привилегированным положением на рынке.

Таким образом, цена принудительной лицензии определяется как рыночная цена добровольной неисключительной лицензии. Однако тот факт, что в данном случае в отношении патентообладателя не выполняется принцип добровольного волеизъявления (необходимый для установления рыночной стоимости), цена принудительной лицензии в действительности может отклоняться от рыночной (в сторону понижения, поскольку это в интересах лицензиата, а лицензиар как сторона по закону «принуждаемая» не имеет возможности влиять на данный процесс).